Licencja jest pozakodeksową umową nazwaną, której definicji oraz szczegółowych uregulowań poszukiwać należy w ustawach szczególnych. Ponadto, w razie braku odpowiednich przepisów stosuje się do niej posiłkowo postanowienia k.c.
Na gruncie ustawy prawo własności przemysłowej, licencja unormowana jest jako dwustronna czynność prawna pomiędzy uprawnionym z patentu (licencjodawcą) a osobą, która nabywa prawo do korzystania z wynalazku (licencjobiorcą). Na mocy umowy licencyjnej nie dochodzi do zmiany podmiotu prawa z patentu. Charakter prawny umowy licencyjnej jest sporny.
W doktrynie od wielu lat prowadzone są zacięte dyskusje dotyczące prawnego charakteru umowy licencyjnej. W 1984 roku został do ustawy o wynalazczości wprowadzony przepis o treści odpowiadającej obecnemu art. 78 prawa własności przemysłowej dotyczący sytuacji prawnej licencjobiorcy w razie zmiany podmiotu uprawnionego z patentu. Ustawa wyraźnie przewiduje, że w takiej sytuacji licencja będzie skuteczna również wobec następcy prawnego, gdyż sam patent jest nią obciążony. Należałoby się w tym momencie zastanowić, czy przez proste wprowadzenie do przepisu pojęcia obciążenia ustawodawca przesądził o charakterze prawnym licencji na rzecz rozporządzenia. Wyłania się tutaj problematyka dopuszczalności obciążania praw bezwzględnych prawami względnymi. Nie jest bowiem sporne, że licencja nie tworzy prawa bezwzględnego na rzecz licencjobiorcy, a jedynie pod pewnymi warunkami i w konkretnych okolicznościach pozwala na sprzeciwianie się naruszeniom patentu przez osoby trzecie[1].
W rozważaniach dotyczących charakteru prawnego licencji nie należy zapominać, że jest to nie tylko spór teoretyczny. Prawo własności przemysłowej nie powinno działać jedynie w sferze “abstrakcyjnych” możliwości, ale dawać poręczne narzędzia, zdolne do skutecznego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Należy więc skupić się zwłaszcza na skutkach poszczególnych koncepcji i wyważeniu uprawnień licencjobiorcy i licencjodawcy.
W dalszej części rozważań chciałabym przedstawić kolejno koncepcje o upoważniającym, zobowiązującym oraz rozporządzającym charakterze prawnym licencji.
Upoważnienie.
Upoważnienie definiowane jest w literaturze przedmiotu jako czynność, przez którą podmiot jej dokonujący wyznacza innemu podmiotowi kompetencję do dokonania czynności konwencjonalnej ze skutkiem dla siebie[2]. Doprowadza to do wniosku, że licencjobiorca nie nabywa żadnych własnych praw, a ma jedynie kompetencję poruszania się i działania w sferze uprawnień licencjodawcy i na jego rachunek.
Koncepcja ta zakłada oparcie wykładni normy wynikającej z art. 66 ust. 2 pwp na teorii upoważnienia. Upoważnienie w tym wypadku nie będzie utożsamiane z jednostronną, ale dwustronną czynnością prawną. Teoria ta jest ściśle związana z problematyką pełnomocnictwa, prokury i zastępstwa pośredniego. Wedle niej osobie B przysługuje kompetencja do określonego działania we własnym lub cudzym imieniu i interesie, a jej korelatem po stronie osoby A jest stan związania: osoba A nie może spowodować w drodze zastosowania środków prawnych, aby osoba B powstrzymywała się od działania należącego do jej “kompetencji”. Upoważnienie licencyjne nie zobowiązuje licencjodawcy ani osób trzecich do żadnego działania ani zaniechania lecz “wiąże” licencjodawcę w tym znaczeniu, że nie może on w sposób prawnie skuteczny przeciwstawić się korzystaniu z wynalazku przez licencjobiorcę. Sytuacja prawna licencjodawcy nie jest określona przez wyliczenie jego zobowiązań, ale przez stwierdzenie, że na skutek zawarcia umowy został on pozbawiony możliwości podnoszenia pewnych roszczeń przeciwko określonej osobie[3]. Stwarzałoby to sytuację, w której licencjodawca nie byłby w żaden sposób wobec licencjobiorcy zobowiązany, a jedynie pozbawiony możliwości podnoszenia roszczeń z art. 66 pwp przeciw licencjobiorcy. Korelatem tego związania nie byłoby powstanie żadnego “własnego” prawa po stronie licencjobiorcy, a jedynie możliwość sprzeciwienia się podnoszeniu roszczeń z art. 66 pwp przez licencjodawcę.
Celowym jest wykazanie na wstępie tych cech, które już na podstawie samych przepisów odróżniają stosunek licencji i pełnomocnictwa (do którego jest porównywana), a mianowicie to, że licencji nie da się jednostronnie odwołać, a jednocześnie nie można mówić o “znoszeniu działań pełnomocnika” w takim kontekście, w jakim pwp posługuje się tym zwrotem odnośnie działań licencjobiorcy[4].
Jeśli omawiamy umowę licencyjną odwołując się do pojęć takich jak pełnomocnictwo, prokura czy zastępstwo pośrednie, to czy można uznać, że upoważnienie należałoby w tym kontekście pojmować jako specyficzną sytuację działania w kręgu cudzych uprawnień, nastawione docelowo na działanie dla uprawnionego? Pamiętać należy, że ratio legis tych instytucji polega na możliwości dokonania pewnych czynności konwencjonalnych lub faktycznych, które wpływają na zakres praw i obowiązków mocodawcy. Czy w tym kontekście uprawnione jest takie samo traktowanie licencjobiorcy, podmiotu gospodarczo niezależnego od licencjodawcy, mającego interes w tym, by działać na własny rachunek i w tym celu owe prawa wykorzystywać?
Równie istotną kwestią w kontekście obrotu gospodarczego jest odpowiedzialność podmiotu za dokonane czynności konwencjonalne oraz faktyczne wywołujące określone skutki prawne. Czy w świetle przedstawianej koncepcji należałoby uznać, że wszelkie działania dokonane przez licencjobiorcę w konsekwencji obciążać będą licencjodawcę, gdyż licencjobiorca będzie działał w obrębie jego kompetencji? Czy należałoby tutaj zastosować analogię do pełnomocnika czy prokurenta działających w sferze interesów mocodawcy lub zastępcy pośredniego, który jest zobowiązany do przeniesienia na zastępowanego wszelkich praw, ten zaś ma zwolnić go z zaciągniętych zobowiązań? Zastanowienia wymagałaby także kwestia zawierania przez licencjobiorcę zobowiązań, ich wykonanie a także ewentualnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie. Czy licencjobiorca działałby we własnym imieniu (analogicznie jak zastępca pośredni) czy też w imieniu licencjodawcy. Gdyby wyjść z założenia, ze licencja jest umową o charakterze upoważnienia, okazałoby się, ze licencjobiorca może dokonywać działań w sferze prawnej licencjodawcy, ten zaś nie będzie miał wpływu na działania licencjobiorcy, a co więcej, będą go obciążały skutki takich działań. Okazałoby się wtedy, że licencjodawca nie jest skutecznie chroniony przed konsekwencjami czynności licencjobiorcy. Gdyby z kolei przyjąć koncepcję zbliżającą instytucję licencji bardziej do zastępstwa pośredniego należałoby już chyba w samej umowie licencyjnej oznaczyć, do jakich działań licencjobiorca jest upoważniony, bądź zobowiązany oraz w jaki sposób nastąpi późniejsze przekazanie uprawnień i zwolnienie ze zobowiązań[5].
Warta wspomnienia jest także kwestia uprawnień przyznanych licencjobiorcy na gruncie art. 76 ust.6 pwp, gdzie licencjobiorcy wyłącznemu wpisanemu do rejestru zostało przyznane prawo ścigania naruszeń patentu. Przepis ten rozszerza zakres możliwości działania licencjobiorcy w stosunku do osób trzecich, niezależnie od woli stron umowy licencyjnej i należałoby go traktować na gruncie omawianej koncepcji podobnie jak ustawowe określenie zakresu prokury.
Poważne wątpliwości budzi koncepcja upoważnienia na gruncie zdolności do czynności prawnych. Skoro upoważnienie nie jest ani zobowiązaniem, ani rozporządzeniem, czynności takiej mógłby zatem dokonać każdy uprawniony z patentu (posiadający zdolność prawną), bez względu na swoją zdolność do czynności prawnych. W konsekwencji ustanowienie licencji byłoby ważne i skuteczne nawet w wypadku ustanowienia jej przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych w rozumieniu przepisów kc bez wymaganej dla tej czynności zgody[6].
Konsekwencją uznania upoważniającego charakteru umowy licencyjnej będzie stwierdzenie, że uprawniony z patentu może swobodnie zrzec się swojego prawa, zaś licencjobiorca nie będzie miał na to działanie żadnego wpływu. Art. 90 ust.1 pkt.2 pwp stanowi bowiem o zgodzie osób, którym służą prawa na patencie. Przyjmując brak korelacji obowiązek – uprawnienie w koncepcji upoważnienia stwierdzić należy, ze licencjobiorca nie będzie mógł się wypowiedzieć w tym zakresie co do działań licencjodawcy. Jurydycznie jest rzecz jasna takie ukształtowanie możliwe, pytanie brzmi, czy ma ono sens na gruncie obrotu gospodarczego.
Warto w tym miejscu wspomnieć koncepcję o upoważniająco- zobowiązującym charakterze umowy licencyjnej. Zakłada ona, iż oprócz upoważnienia w licencji pojawia się szereg obowiązków, które licencjodawca ma wykonać (jak na przykład przekazanie licencjobiorcy dokumentów dotyczących patentu).
Zobowiązanie.
Koncepcja zobowiązaniowego charakteru umowy licencyjnej opiera się na założeniu, że skutki umowy licencyjnej zamykać się będą w relacji licencjodawca - licencjobiorca. Uprawnienia licencjobiorcy będą się ograniczały do prawa żądania od licencjodawcy znoszenia faktu korzystania przez licencjobiorcę z patentu, to znaczy niepodnoszenia przeciw niemu roszczeń zakazowych. To, co w poprzedniej koncepcji było uważane jedynie za “stan związania”, tutaj zostało wprost określone jako zobowiązanie (obowiązek). Po stronie licencjobiorcy powstanie więc roszczenie o zgodne z umową zachowanie się licencjodawcy.
Tak sformułowane obowiązki licencjodawcy nie zapewniają licencjobiorcy możliwości domagania się umożliwienia korzystania z rzeczy, a ograniczą się jedynie do prawa żądania, by licencjodawca nie podnosił wobec niego roszczeń zakazowych. Czysto zobowiązaniowy charakter umowy licencyjnej nie tłumaczy także, dlaczego już w momencie nawiązania stosunku licencyjnego uprawniony z patentu nie będzie mógł skutecznie podnosić zarzutów dotyczących bezprawnego wkraczania przez licencjobiorcę w sferę jego wyłączności (poprzez korzystanie z wynalazku). Jest to sytuacja analogiczna jak przy umowie najmu, gdzie właściciel rzeczy nie może podnosić roszczeń z art. 222 kc już od momentu wstąpienia w stosunek najmu, a nie od momentu wykonania świadczenia[7]. Ponadto, na tle uregulowań kodeksowych, najemca nie jest uprawniony do władania rzeczą, a jego roszczenie ogranicza się do żądania określonego zachowania od wynajmującego. Mimo to przyjmuje się, że może on skutecznie przeciwstawić umowę najmu (teoretycznie o charakterze czysto zobowiązującym) roszczeniu właściciela z art. 222 kc, może zatem podnosić skuteczne względem niego prawo do władania rzeczą. Oznaczałoby to, że zarówno ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych, jak i stosunków zobowiązaniowych “ubezskuteczniałoby” prawo własności. Jak w takim razie można rozróżniać owe dwa stosunki jednym przyznając przymiot rozporządzenia, a innym go odmawiając i klasyfikując jako niepowodujące żadnych zmian w sferze praw podmiotowych[8]?
Rozważenia na gruncie tej koncepcji wymaga również treść art. 78 oraz art. 90 prawa własności przemysłowej.
Art. 90 stanowi m.in. o zgodzie osób, którym przysługują prawa na patencie w razie zrzeczenia się patentu przez uprawnionego. Na gruncie koncepcji czysto zobowiązującej licencjobiorca nie mógłby wyrażać zgody na działania licencjodawcy, gdyż przysługuje mu jedynie roszczenie o znoszenie jego działań (niepodnoszenie roszczeń ochronnych), a więc nie posiada żadnego prawa na patencie.
Zastanawiające jest także, jak należałoby traktować art. 78 pwp i przewidziane w nim “obciążenie” prawa z patentu. Czy można by było potraktować je analogicznie do art. 678 §1 kc i uznać, że jest to czysta “podmiana” (wstąpienie w stosunek najmu konkretnego kontrahenta) podmiotów stosunku najmu, przy czym prawo najemcy nie jest skuteczne erga omnes - względem wszystkich potencjalnych podmiotów mogących wejść w stosunek prawny z licencjodawcą, a jedynie względem tego konkretnego podmiotu, który z licencjodawcą zawrze umowę o przeniesieniu prawa z patentu? Należy zauważyć, że przepis art. 678 §1 k.c. został zredagowany odmiennie niż art. 78 pwp.- w pierwszym mowa o “wstąpieniu w” stosunek prawny, w drugim o “skuteczności” licencji “wobec następcy prawnego”- czy na gruncie tych rozbieżności uprawnione byłoby dokonanie przytoczonej wyżej wykładni?
Czy należałoby raczej może opowiedzieć się za koncepcją uznającą możliwość ustanawiania na prawach bezwzględnych obciążeń będących stosunkami względnymi?
Rozporządzenie.
Koncepcja ta, stojąca w wyraźnej opozycji do teorii upoważnienia, zakłada możliwość ustanawiania na prawach bezwzględnych obciążeń będących stosunkami względnymi. Koncepcja ta ma w doktrynie zarówno zwolenników, jak i przeciwników[9].
Obciążenie to ustanowienie prawa podmiotowego otwierającego przed adresatem przysporzenia prawnie zabezpieczoną możliwość korzystania z tej części majątku, która była przedmiotem czynności rozporządzającej. Rozporządzający pozostaje nadal legitymowany do ponoszenia roszczeń obronnych wobec osób trzecich i do rozporządzania obciążonym prawem[10]. Obciążenie w literaturze wyróżniane jest wraz z innymi czynnościami rozporządzającymi: przeniesieniem prawa (powodującym powstanie prawa bezwzględnego na rzecz innego podmiotu), zniesieniem prawa oraz innymi czynnościami klasyfikowanymi jako “ograniczenie prawa”. Charakterystyczne dla obciążenia jest to, że prawo, na którym zaistniało obciążenie wraca do swego pierwotnego jurydycznego kształtu automatycznie po wygaśnięciu prawa obciążającego. Nie potrzeba więc dokonywać jakichkolwiek dodatkowych czynności prawnych.
Konsekwencji rozporządzenia poszukiwać należy - jak wynika z powyższej definicji - w samym prawie, na którym dokonano czynności obciążającej. To, czy nowo powstałe prawo będzie kreowane jako bezwzględne, nie będzie miało więc w tym kontekście żadnego znaczenia. Istotne będzie, czy dana czynność doprowadziła do osłabienia prawa korzystania z części majątku osoby dokonującej rozporządzenia.
Warto zauważyć, że większość doktryny zgodna jest, że momentem początkowym uprawnienia (kompetencji) licencjobiorcy do korzystania z wynalazku jest chwila zawarcia umowy licencyjnej[11]. Od tego momentu następują zmiany w prawie podmiotowym licencjodawcy i zostaje on pozbawiony możliwości podnoszenia roszczeń obronnych przeciw licencjobiorcy. Takie działanie czynności prawnej jest możliwe tylko wtedy, kiedy powoduje ona zmianę w prawie podmiotowym.
Nietrafiony wydaje się także pogląd, że brak obowiązku licencjodawcy znoszenia działań licencjobiorcy. Założenie to wynika z przekonania, iż rozporządzenie musi kreować prawo bezwzględne na rzecz licencjobiorcy (utożsamianie rozporządzenia z przeniesieniem prawa) - jeśli więc licencjodawca pozbywa się na rzecz licencjobiorcy części przysługujących mu kompetencji, nie może jednocześnie zobowiązywać się do ich niewykonywania. W omawianej koncepcji założono jednak, iż obciążenie nie pozbawia licencjodawcy jego praw wyłącznych (nie przenosi ich na licencjobiorcę), które może on nadal podnosić wobec osób trzecich, ale nie wobec licencjobiorcy (stosunek względny). Licencjodawca miałby tym samym obowiązek typu pati wobec licencjobiorcy od momentu zawarcia umowy licencyjnej aż do jej wygaśnięcia. Sytuacja przedstawiałaby się tutaj analogicznie jak w przypadku służebności czynnych, które są zaliczane do ograniczonych praw rzeczowych.
Prawo licencjobiorcy miałoby charakter co do zasady względny, rozszerzony jednak ustawowo poprzez art. 76 ust.6 oraz art. 78 pwp. Ponadto, uznanie, że licencjobiorcy przysługuje prawo na patencie otwierałoby mu możliwość sprzeciwu wobec zrzeczenia się przez uprawnionego prawa do patentu (art.90 pwp.).
Licencjobiorca w ramach korzystania z patentu działałby w swoim imieniu i docelowo zawsze na własny rachunek - wobec osób trzecich występowałby więc jako samodzielny podmiot, działający w obrębie kompetencji przysługujących mu na podstawie umowy licencyjnej, w zakresie uprawnień przysługujących co do zasady licencjodawcy, ale na czas działania umowy licencyjnej obciążonych uprawnieniem do korzystania z nich przez licencjobiorcę. Działanie licencji wobec osób trzecich ujawniałoby się w przypadkach ustanawiania przez licencjodawcę kolejnych praw na patencie, np. ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie). Należałoby wtedy założyć, że sam uprawniony z patentu dysponuje tym prawem w granicach wyznaczonych nie tylko przez prawo, ale także przez umowę licencyjną. Zgodnie z zasadą nemo plus iuris mógłby ustanowić np. użytkowanie patentu tylko w takich granicach, w jakich nie kolidowałoby to z wcześniejszą umowa licencyjną[12].
Charakterystyczne jest wprowadzenie do koncepcji czysto rozporządzającej elementu zobowiązującego. Koncepcja ta dotyczy przepisu art. 76 ust.4 pwp, gdzie jest mowa o wyłączności licencji. W doktrynie podniesiono, że rozporządzenie prawem z patentu wymagałoby uznania, że licencjodawca traci prawo ustanawiania takich licencji, ergo, gdyby działał wbrew umowie wszelkie kolejne licencje byłyby automatycznie nieważne[13]. S. Sołtysiński[14] odpiera ten argument twierdząc, że tutaj ze względu na potrzebę ochrony obrotu należałoby uznać, że taka regulacja miałaby charakter czysto zobowiązujący i nastąpiłoby niejako “rozszczepienie” charakteru prawnego tej umowy na rozporządzająco-zobowiązującą. Brak jest jednakże jasnego kryterium wyodrębniającego z całości przysługującego licencjodawcy z jednej strony te uprawnienia, które ulegają obciążeniu, z drugiej zaś te, z których licencjodawca zobowiązuje się nie korzystać. Czy można by było uznać, ze rozporządzenie obejmie essentialia negotii (upoważnienie do korzystania z wynalazku i jego zakres), natomiast zobowiązanie dotykać będzie kwestii regulowanych w umowie dodatkowo ( np. kwestia wyłączności licencji)?
Należy zauważyć, że uznanie licencji za obciążenie prawa z patentu jest kwalifikacją niezwykle wzmacniającą pozycję prawną licencjobiorcy, gdyż będą miały do tej instytucji zastosowanie wszelkie przepisy ogólne prawa cywilnego dotyczące obciążeń, które dają się jednocześnie zastosować do praw na dobrach niematerialnych (np. dotyczące wad prawnych). Licencjobiorca uzyska także normatywną postawę “przymuszania” licencjodawcy o niezrzekania się prawa z patentu. Ponadto zgodnie z treścią tej koncepcji licencjodawca zostanie ograniczony w możliwości korzystania ze swego prawa względem osób trzecich (nemo plus iuris...), choć sam licencjobiorca żadnych praw bezwzględnych nie nabędzie. Konieczne także staje się częściowe określenie tej umowy jako czynności rozporządzającej, częściowo zobowiązującej.
Nie wiadomo, czy intencją ustawodawcy było ukształtowanie tak silnej pozycji licencjobiorcy poprzez wprowadzenie art. 78 pwp i czy należy odczytywać ten przepis czysto językowo. Należałoby zwrócić uwagę, że przy literalnym porównaniu brzmienia art. 66 ust.2 i art.78 pwp pojawia się sprzeczność w ramach jednego aktu prawnego, gdyż z jednej strony umowa licencyjna kreowana byłaby na umowę upoważniającą, z drugiej zaś akcentowano by jej rozporządzający charakter.
* * *
W tym krótkim opracowaniu starałam się pokazać oraz omówić najważniejsze koncepcje związane z charakterem prawnym licencji, wskazać ich podstawę prawną oraz najważniejsze skutki. Doktrynalny spór nie jest w tym przypadku czysto teoretyczny, jego znaczenie jest doniosłe, gdyż ma służyć prawidłowemu wyważeniu interesów stron umowy licencyjnej oraz odpowiedniego przez to ukształtowania ich praw i obowiązków. Niebagatelne znaczenie ma charakter prawny tej umowy także dla pewności obrotu gospodarczego. Tam bowiem szczególnie wskazana jest precyzja w określeniu praw przysługujących poszczególnym jego uczestnikom.
Autor: Ri
[1] Art. 76 ust.6 ustawy prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000r.(t. j. Dz. U. z 2003r. nr 119 poz. 1117).
[2] Z. Radwański [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne. Część ogólna. Tom 2, Warszawa 2002, s. 183.
[3] B. Gawlik [w:] Umowa know-how. Zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa- Kraków 1974, s. 96 i n.
[4] S. Sołtysiński [w:] Recenzja pracy B. Gawlika “Umowa know-how. Zagadnienia konstrukcyjne”, Państwo i Prawo 1976, z.4, s. 135
[5] Analogia do art. 765 kodeksu cywilnego.
[6] S.Sołtysiński [w:] System prawa własności intelektualnej, praca zbiorowa pod redakcją J.Szwaji, T. III Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990, s. 463 i n.
[7] Ryszard Markiewicz [w:] Umowy licencyjne między jednostkami gospodarki uspołecznionej, Warszawa- Kraków 1978, s.15 S.Sołtysiński [w:] System prawa własności intelektualnej, praca zbiorowa pod redakcją J.Szwaji, T. III Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990, s. 463 i n.
[8] S.Sołtysiński [w:] System prawa własności intelektualnej, praca zbiorowa pod redakcją J.Szwaji, T. III Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990, s. 463 i n.
[9] S.Sołtysiński [w:] System prawa własności intelektualnej, praca zbiorowa pod redakcją J.Szwaji, T. III Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990, s. 463 i n.; S. Grzybowski [w ]: Zagadnienia prawa wynalazczego, praca zbiorowa pod redakcją S. Grzybowskiego, Warszawa 1969, s. 231
[10] S. Sołtysiński [w:] Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego, Warszwa 1985, s.301 i n.
[11] S.Sołtysiński [w:] System prawa własności intelektualnej, praca zbiorowa pod redakcją J.Szwaji, T. III Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1990, s. 463 i n.
[12] S. Sołtysiński [w:] Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego, Warszwa 1985, s.301 i n.
[13] Ryszard Markiewicz w: Umowy licencyjne między jednostkami gospodarki uspołecznionej, Warszawa- Kraków 1978, s.19
[14] S. Sołtysiński w: Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego, Warszwa 1985, s.301 i n.